VI SA/Wa 1329/13

Uzasadnienie

VI SA/Wa 1329/13

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 245 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – dalej także jako P.w.p. – utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] września 2012 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy WYBORNE JAJO zgłoszony [...] sierpnia 2010 r. przez J. S.

Decyzje wydano w następujących ustaleniach;

Podaniem z dnia [...] sierpnia 2010 r. J. S. zgłosił do ochrony słowny znak towarowy – WYBORNE JAJO. Znak był przeznaczony dla oznaczania towarów w kl. 29: jaja konsumpcyjne, w tym z hodowli ściółkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, białka jajek, żółtka jajek, przetwory jajowe: suszone, chłodzone i mrożone, jaja liofilizowane.

Urząd Patentowy pismem z dnia [...] września 2011 r. poinformował zgłaszającego, że stosowanie do art. 129 P.w.p., zgłoszony znak towarowy dla wskazanych towarów nie może być zarejestrowany.

W odpowiedzi zgłaszający przedłożył oświadczenia dystrybutorów jaj sprzedawanych od 1996 r. w opakowaniach ze znakiem WYBORNE JAJO lub WYBORNE JAJO S. oraz z grafiką. Przedłożono również fotografie opakowań jaj, a także akt notarialny nabycia przez J. S. nieruchomości z kurnikiem.

Decyzją z dnia [...] września 2012 r.Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odmówił udzielenia J. S. prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy.

Urząd Patentowy podkreślał, że zgłoszony znak towarowy nie ma dostatecznych znamion odróżniających towarów zgłaszającego od towarów innego przedsiębiorcy, gdyż poziom jego ogólności może naruszać prawa swobodnego dostępu innym przedsiębiorcom do tego rodzaju oznaczeń. Został więc naruszony art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p. przez informacyjność zgłoszonego znaku wskazującą na rodzaj towaru. Znak nie indywidualizuje towarów zgłaszającego w stosunku do towarów innych przedsiębiorców. Aby spełniać funkcję indywidualizującą pochodzenie towarów znak powinien mieć charakter abstrakcyjny w stosunku do oznaczanych towarów. Tymczasem zgłoszone oznaczenie jest ogólnoinformacyjne i opisowe wskazując na rodzaj i jakość towaru. WYBORNE JAJO to m.in. smaczne, dobre, zdrowe itp. Zatem zarówno każde ze słów znaku WYBORNE JAJO, jak i oba te słowa łącznie są opisowe informując o samym towarze, a nie o jego pochodzeniu. Podkreślano, że znak ma przekazywać informację o pochodzeniu towaru, a nie o nim samym. Zgłoszony znak jest znakiem słownym bez charakterystycznej grafiki pozwalającej odróżnić go w zwykłych warunkach obrotu, a więc prowadziłby do istotnych utrudnień w obrocie gospodarczym.

Zdaniem Urzędu Patentowego zgłaszający nie przedstawił żadnych dowodów na wykazanie, że zgłoszone oznaczenia nabyło wtórną zdolność odróżniającą. Przedstawione dowody – fotografie opakowań jaj – posiadają grafikę, opakowania mają swój wygląd, na tych opakowaniach znajduje się logo producenta z imionami i nazwiskami, a zgłoszone oznaczenie jest wyłącznie słowne.

Od decyzji J. S. złożył odwołanie z wnioskiem o wydanie decyzji pozytywnej. Decyzji zarzucił naruszenie przepisów postępowania (art. 7, art. 8, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 80 i art. 107 k.p.a.) oraz naruszenie art. 120 ust. 2, art. 130 i art. 145 ust. 2 P.w.p. przez zbyt lakoniczne uzasadnienie decyzji, nierozpatrzenie dowodów wieloletniego używania znaku łącznie z nazwiskiem S.

Skarżący wskazywał na dowody przedłożone organowi administracji stwierdzające, w jego ocenie wieloletni okres używania zgłoszonego oznaczenia. Organ, z naruszeniem wymienionych przepisów postępowania, nie odniósł się do oświadczeń podmiotów sprzedających od wielu lat towar skarżącego w opakowaniach wskazanych na fotografiach opatrzonych zgłoszonym oznaczeniem.

Zdaniem skarżącego z treści art. 120 ust. 2 P.w.p. nie można wyprowadzić stwierdzenia, że znak słowno-graficzny jest formą normatywną znaku towarowego, jest tylko zwyczajowo przyjętym określeniem grupy znaków towarowych będących kombinacją słów, rodzaju czcionek, kolorów i rysunków. W związku z tym Urząd Patentowy powinien rozważyć, jak przeciętny konsument odbierze na sfotografowanych opakowaniach jaj zgłoszone do ochrony oznaczenie, który z elementów znajdujących się na tych opakowaniach ów konsument zapamięta – napis WYBORNE JAJO, czy inny. Wobec zmieniającej się przez lata grafiki na tych opakowaniach, jedynym stałym elementem jest napis WYBORNE JAJO, a więc nietrafny był wniosek organu, że chodzi na tych opakowaniach o znak słowno-graficzny. Zresztą J. S. na taki znak słowno graficzny WYBORNE JAJO

uzyskał prawo ochronne.

Organ administracji nie odniósł się do wtórnej zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia WYBORNE JAJO, a jak dowodził zgłaszający, obok tego wyrażenia znajduje się metryczka wskazująca na producenta i samo nazwisko producenta - S. Te dodatkowe elementy i powtarzający się zwrot WYBORNE JAJO przez lata eksponowane na opakowaniach jaj przed zgłoszeniem oznaczenia do ochrony świadczą o nabyciu przez zgłoszone oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, tym bardziej, że wbrew twierdzeniu organu nie było na rynku konkurentów używających dla swoich produktów oznaczenia WYBORNE JAJO.

Decyzją wymienioną na wstępie Urząd Patentowy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Wskazując na przepisy art. 129 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 P.w.p. Urząd Patentowy stwierdził, że przesłanki podane w tych przepisach a uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy mają charakter przykładowy. Zgłoszone do ochrony przez J. S. oznaczenie ma natomiast charakter wyłącznie informacyjny i opisowy wskazując na jakość towaru (wyborne) i na jego rodzaj (jajo). Synonimem "wyborne" są wyrażenia "doskonałe, świetne, wspaniałe, wyśmienite, znakomite", natomiast słowo "jajo" oznacza jedną z faz rozwoju pewnych gatunków zwierząt. Tak przedstawiony znak towarowy będzie dla jego odbiorców bezpośrednim źródłem informacji o rodzaju i jakości towaru, a nie o jego pochodzeniu od konkretnego przedsiębiorcy.

Zgłoszone oznaczenie w formie wyłącznie słownej uniemożliwia odbiorcy odróżnienie towarów zgłaszającego od takich samych towarów innych producentów.

Zdaniem Urzędu Patentowego zgłoszone oznaczenie nie spełnia kryteriów dla nabycia, jak znak towarowy, wtórnej zdolności odróżniające. Zgłaszający nie wykazał intensywności i długotrwałości używania na rynku oznaczenia jako znaku towarowego, udziału w rynku towarów nim oznaczanych, nakładów na promocję znaku oraz nie wykazał, by przez sposób jego używania dla znaczącej grupy przeciętnych odbiorców na danym obszarze geograficznym oznaczenie to było przez nich identyfikowane z pochodzeniem towarów od skarżącego.

Z przedłożonych przez zgłaszającego oświadczeń i fotografii opakowań wynika, że zgłaszający nawiązywał z lokalną grupą przedsiębiorców kontakty sprzedaży jaj używając opakowań z umieszczonymi na nich różnymi elementami słowno-graficznymi w tym z napisem "wyborne jajo". Ponieważ napis ten był nakładany na opakowania, to tym samym musiał mieć jakąś formę słowno-graficzną (charakterystyczną czcionkę, kolorystykę, ułożenie i kształt liter). Nie posiadał zatem tożsamej formy z formą zgłoszoną, bowiem znak zgłoszony, jako słowny, jest pozbawiony jakichkolwiek elementów wyróżniających lub graficznych. Nadto z oświadczeń sprzedawców towaru zgłaszającego, którzy nie są jego odbiorcami końcowymi (konsumentami) wynika, że zaopatrywali się u skarżącego w jaja w opakowaniach, na których znajdowało się poza napisem "wyborne jaja" także logo przedsiębiorcy. Żaden więc z przedłożonych dowodów nie wskazuje, by dla znacznej grupy konsumentów towaru zgłaszającego, zgłoszone oznaczenie było przez nich identyfikowane z konkretnym przedsiębiorcą, a jest to istotny czynnik pozwalający określić nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Natomiast powołane wyniki wyszukiwań w Internecie hasła "wyborne jajo" nie mogą, w ocenie organu, być jedynym miarodajnym dowodem na brak lub istnienie innych przedsiębiorców posługujących się takim zestawem słów dla swoich towarów. Urząd Patentowy, omawiając sposoby tworzenia słów kluczowych w Internecie i zastosowane tzw. linki do haseł stwierdził, że z przedstawionych wyszukań hasła "wyborne jajo" wprost wynika, iż nie zawierają one wszystkich dostępnych wyników, na co wskazuje zapis na 4. stronie załącznika nr 11 do pisma zgłaszającego z dnia [..] grudnia 2011 r. Nadto wyszukiwanie zostało ustawione na konkretną lokalizację – obszar K. – ograniczając ilość pozyskanych wyników. Konstatując te uwagi organ administracji stwierdził, że nawet brak w wyszukiwarce wskazanego hasła nie może prowadzić do wniosku, iż wyłącznie J. S. posługuje się oznaczeniem "wyborne jajo" w stopniu utożsamianym przez przeciętnego nabywcę pochodzenie wskazanych w zgłoszeniu towarów wyłącznie od zgłaszającego. Wykazanie zatem używania oznaczenia przed jego zgłoszeniem do ochrony nie może być jedyną przesłanką uznania, że oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą.

Od decyzji J. S złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie obu decyzji i zasądzenie kosztów postępowania.

Decyzji zarzucił podobnie jak w odwołaniu naruszenie przepisów postępowania (art. 7, art. 8, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 80 i art. 107, art. 136 k.p.a.) oraz naruszenie przepisów art. 120 ust. 2, art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 130 i art. 145 ust. 2, art. 154 pkt 3, art. 169 ust. 4 pkt 1 P.w.p. przez nierozpatrzenie dowodów na wieloletnie używanie zgłoszonego oznaczenia jako znaku towarowego w połączeniu z nazwiskiem S., potraktowanie znaku WYBORNE JAJO jako słowno-graficznego, posługiwanie się w decyzji określeniami ogólnymi "znaczna grupa odbiorców" bez ich zdefiniowania, braku uznania wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia pomimo jego reklamy w Internecie, nie uznanie fantazyjności oznaczenia WYBORNE JAJO w sytuacji, w której produktów tych nie kupuje się jednostkowo.

Powołując się na dowody przedłożone w toku postępowania administracyjnego (oświadczenia sprzedawców towaru skarżącego, akt własności kurnika, używanie na opakowaniach jaj nazwiska S.) skarżący podnosił pominięcie tych dowodów przez Urząd Patentowy z naruszeniem przepisów postępowania.

W ocenie skarżącego używanie przez 14 lat przed zgłoszeniem spornego oznaczenia nadaje mu wtórną zdolność odróżniająca. Tymczasem Urząd Patentowy pomijając wymienioną okoliczność ograniczył postępowanie do dowodów mniej korzystnych dla skarżącego.

J. S. ponownie podkreślał, że Urząd Patentowy wskazując na używanie na opakowaniach produktów skarżącego znaków slowno-graficznych (mając na względzie fakt posiadania ochrony na znak słowno-graficzny "Wyborne Jajo") nie wypowiedział się które z oznakowań miało odpowiadać temu znakowi. W tym zakresie ponownie, jak w odwołaniu podnoszono, że grafika opakowań zmieniała się w czasie, lecz wyrażenie "wyborne jajo" pozostawało takie same, co zdaniem skarżącego uprawniało do stwierdzenia o jego zapamiętaniu, jak znaku towarowego, przez przeciętnego odbiorcę. W ocenie skarżącego nie ma znaczeni jaką formę graficzną przybierało na opakowaniach wyrażenie "wyborne jajo", gdyż istotne jest to, że ten sam zestaw słów od lat na tych opakowaniach widniał, a musiał przybierać jakąś formę pisaną.

Długoletnie używanie napisów na opakowaniach jaj "wyborne jajo" i "J. S." zostało przez organ administracji zbagatelizowane pod względem nabycia przez sporne oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Jak wynika natomiast z fotografii tych opakowań umieszczono na nich także metryczkę z nazwą producenta i jego adresem. Wszystkie więc te elementy widniejące na opakowaniach jaj jednoznacznie, w ocenie skarżącego, identyfikują pochodzenie jego towaru, nadając oznaczeniu wtórną zdolność odróżniającą. Zdaniem J.S. Urząd Patentowy wskazując na "lokalność" działania skarżącego nie wyjaśnił, jaki zasięg działania uzasadniałby nabycie wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia. Tymczasem z oświadczeń załączonych do akt wynika, że były one składane przez przedsiębiorców z odległych województw, jak [...] i [...].

Skarżący stawiał zarzut decyzji rozpatrywanie każdego zgłoszonego dowodu oddzielnie, nie dokonując ich łącznej oceny. Nie zdefiniował także, co rozumie przez określenie licznej grupy odbiorców towaru skarżącego. Skoro natomiast Urząd Patentowy uznał przedłożone dowody za niewystarczające, powinien domagać się ich uzupełnienia i dać możliwość stronie przedłożenia dowodów dodatkowych na wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia.

Zdaniem skarżącego już sam fakt zamieszczenia w Internecie wyrażenia "wyborne jajo" było reklamą działalności przedsiębiorcy i spornego oznaczenia. Tego rodzaju reklama dociera do szerokiego kręgu odbiorców, a ponieważ była prowadzona na długo przed zgłoszenie oznaczenia do ochrony, również stanowi dowód na wtórną jego zdolność odróżniającą. Pozycjonowanie strony internetowej w określonej lokalizacji wcale nie uzasadnia stwierdzenia organu, że mogą istnieć inne strony internetowe z wyrażeniem "wyborne jajo". W tym zakresie Urząd Patentowy nie przeprowadził ustaleń uzasadniających powyższe stwierdzenie pomijając fakt, że w śród miejscowości wskazanych w załączniku nr 11 znajdują się nie tylko zlokalizowane w pobliżu K.

Rozpatrując kwestię wtórnej zdolności odróżniającej spornego oznaczenia Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę drobnych fantazyjności wyrażenia "wyborne jajo". Produkty te kupuje się w większej ilości niż jeden, zatem oznaczenie Wyborne Jajo, gdyby nie miało charakteru odróżniającego, powinno brzmieć "wyborne jaja".

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie. Organ patentowy podkreślał, że dokonał oceny wszystkich dowodów zgłoszonych przez skarżącego jako całość, oceniając je wyjątkowo korzystnie dla zgłaszającego. Zdaniem organu nie można było wykazać używania niedystynktywnego znaku słownego skarżącego jako znaku odróżniającego. Znak ten pozostaje informacyjnym i opisowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają w pierwszej instancji wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga jest niezasadna.

Zasadniczym zarzutem Urzędu Patentowego w stosunku do spornego oznaczenia WYBORNE JAJO było niespełnienie przez to oznaczenie kryteriów dających podstawę zakwalifikowania go, jako znaku towarowego. Tymczasem cała argumentacja skarżącego szła zgoła w innym kierunku, wykazania wtórnej zdolności odróżniającej tego oznaczenia. Skarżący jedynie nadmienił, że w jego ocenie oznaczenie spełnia warunki uznania go za znak towarowy, bowiem ma jeden mały element fantazyjności "jajo", mając na względzie fakt, że nie kupuje się jednej sztuki tego produktu, a nadto w opakowaniach zawierających jaja jest ich więcej niż jedno. Użycie zatem liczby pojedynczej dla towaru zbywanego w większej ilości, nadaje (w ocenie skarżącego) charakter fantazyjny oznaczeniu.

Istota i sens instytucji znaku towarowego, jak wskazywał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 marca 2011 r. wydanym w sprawie II GSK 369/10 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie VIII SA/Wa 12/12, polega na tym, iż służy on do odróżniania towarów i usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa (z jednego źródła) od takich samych towarów i usług mających inne pochodzenie. Ten cel musi być brany pod uwagę przy interpretacji wszystkich przepisów prawa regulujących kwestie związane ze znakami towarowymi i wszystkich sytuacji faktycznych podlegających ocenie.

Czego przedstawienie i w jakiej postaci można uznać za znak towarowy zawiera przepis art. 120 P.w.p. stanowiąc w ust. 1, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Pierwszym więc warunkiem z ust. 1 (lecz nie jedynym) uznania oznaczanie za znak towarowy jest jego postać możliwa do przedstawienia graficznie. W związku z tym znak towarowy musi kreować sobą tzw. zdolność odróżniającą abstrakcyjną, którą posiada wówczas, gdy oceniany abstrakcyjnie tj. w oderwaniu od konkretnych towarów lub usług nadaje się do ich odróżniania.

Natomiast zdolność odróżniającą konkretną ma wówczas, gdy nadaje się do odróżniania towarów lub usług, dla których został przeznaczony przez właściciela znaku od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 120 ust. 2 P.w.p. znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. W rozpoznawanej sprawie sporne oznaczenie jest oznaczeniem wyłącznie słownym, co ma istotne znaczenie w aspekcie wskazanym w motywach zaskarżonego rozstrzygnięcia. W stosunku do znaków towarowych słownych kryteria udzielania prawa ochronnego są surowsze niż w stosunku do znaków kombinowanych z uwagi na mniejsze pole manewru dla innych przedsiębiorców chcących korzystać z danego słowa zawartego w znaku. W znakach towarowych kombinowanych, oprócz elementu słownego, który z reguły ma charakter dominujący, występują również inne elementy (np. graficzne), które umożliwiają odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów przedsiębiorców konkurencyjnych, jak również umożliwiają identyfikację danego producenta tak oznaczonego towaru. Natomiast przyznanie jednemu przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy słowny, który nie zawiera określenia czysto fantazyjnego, lecz nazwę rodzajową, może w nieuzasadniony sposób ograniczyć prawo innych przedsiębiorców do określania swoich wyrobów takim znakiem (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2008 r. w sprawie II GSK 334/08, teza 2).

Urząd Patentowy stwierdził, że oznaczenie WYBORNE JAJO nie spełnia kryteriów poddania go ochronie. Jest to, co prawda wyrażenie słowne, mogące być znakiem towarowym w rozumieniu art. 120 ust. 2 P.w.p., jednakże nie spełnia wymagań zdolności odróżniającej – nie nadaje się do odróżnienia towarów przedsiębiorstwa skarżącego od towarów innego przedsiębiorstwa – z powodów wskazanych w art. 129 P.w.p. Sąd w składzie orzekającym stanowisko organu patentowego w tym zakresie uznał za trafne. W literaturze przedmiotu preferuje się pogląd, zgodnie z którym znak towarowy, aby mógł zostać uznany za odróżnialny, musi dzięki swoim cechom pozostać w świadomości nabywców, przy czym odróżnialność znaku zawsze należy badać poprzez towar, którym znak jest oznaczony (por: U. Promińska; Ustawa o znakach towarowych; komentarz Wyd. Prawnicze PWN 1998 r. str. 27).

Zgodnie z powołanymi przepisami art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 P.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających przez to, że składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Opisowo informacyjny charakter oznaczenia eliminuje możliwość jego rejestracji, a taki charakter ma oznaczenie, jeżeli wykazując wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z przypisanymi mu towarami lub usługami, może pozwolić docelowemu kręgowi odbiorców "natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis towarów lub usług lub jednej z ich podstawowych cech" (wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 listopada 2009 r. ze spraw połączonych T-64/07 - T-66/07 oraz w sprawach połączonych T-200/07 - 202/07).

Urząd Patentowy, badając sporne oznaczenie, trafnie podkreślał, że jest to oznaczenie wyłącznie słowne, które nie zawiera określenia czysto fantazyjnego, lecz nazwę rodzajową, a także nie jest to oznaczenie aluzyjne, gdyż wprost określenie to definiuje towar (informuje o towarze) – jaja. Nie można natomiast podzielić poglądy skarżącego, iż przez podanie w znaku liczby pojedynczej (jajo) oznaczenie nabyło cech fantazyjności, gdyż w opakowaniach jest większa ilość tego produktu. W ocenie Sądu organ patentowy trafnie uznał brak fantazyjności spornego oznaczenia, bowiem w istocie odnosi się ono wprost i jednoznacznie do samego towaru. W związku z tym wyrażenie "wyborne jajo" i znak towarowy składający się wyłącznie z tego wyrażenia nie odnosi się w sposób pośredni lub poprzez proces intelektualnego kojarzenia wymagającego u nabywców szczególnego wysiłku dla przekształcenia sugestywnej lub emocjonalnej informacji w racjonalną ocenę, lecz wprost wskazuje na produkt, którym są jaja (przykładowo także decyzja WO UHRW z października 1998 r. Nr Odw. R-26/1998).

Sporne oznaczenie, jak stwierdził Urząd Patentowy i pogląd ten Sąd w składzie orzekającym podziela, wyłącznie opisuje i informuje o towarze, którym są artykuły rolno-spożywcze (jaja). Znak towarowy, opisany w art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p. to znak, który komunikuje wyłącznie i jedynie o cechach towarów nim sygnowanych, przez co pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających, bowiem nie pozwala odróżnić towarów jednego przedsiębiorcy od takich samych towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy (por. M. Andrzejewski /w/ Prawo własności przemysłowej, Komentarz pod red. P. Kostańskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 666).

Oznaczenie WYBORNE JAJO nie nadaje się do objęcia ochroną, ponieważ nie ma dostatecznych znamion odróżniających przez to, że składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru (jajo, jaja) oraz jego jakości (wyborne). Oznaczenie to składa się więc wyłącznie z elementów informacyjnych i opisowych towaru, do którego oznakowania zostało w zgłoszeniu przeznaczone. Jeżeli zatem oznaczenie zgłoszone do ochrony, w szczególności jeżeli jest to oznaczenie słowne z przyczyn wskazanych wcześniej, składa się wyłącznie z elementów informacyjno/opisowych, to nie może być rejestrowane jako znak towarowy (por. także A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Przemyśl 2008, wyd. III, str. 49 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie II GSK 703/09, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie VI SA/Wa 1144/08, z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie VI SA/Wa 1705/06, z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie VI SA/Wa 109/10 lub z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie VI SA/Wa 1760/11).

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w przykładowo wskazanym orzecznictwie sądów administracyjnych, uznaje się w szczególności, że znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Aktualność oznaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń. Wszystkie te cechy opisowości oznaczenie WYBORNE JAJO spełnia, zatem poddanie go ochronie naruszałoby przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p.

Skarżący zarzucał organowi administracji dokonanie badania przedłożonych fotografii opakowań jaj pod katem znaku słowno-graficznego naniesionego na nich. Zarzucał przy tym, że organ patentowy nie wskazał, jaki znak słowno-graficzny miał na uwadze w sytuacji, w której skarżący ma zarejestrowany znak słowno-graficzny "WYBORNE JAJO". Jednocześnie skarżący w swoich wywodach stwierdzał, że znak słowny tylko "w jakiejś formie" może zostać na towar nałożony i właśnie ta forma (kształt, wygląd) spornego oznaczenia widniała na opakowaniach jaj. Przedłożona przez skarżącego argumentacja w zasadzie nie wiadomo, do czego miała służyć, co zaznaczono na wstępie, w sytuacji zasadnego stwierdzenia przez organ, że badał pod względem możliwości rejestracji wyłącznie zgłoszone do ochrony oznaczenie słowne. Istotnie oznaczenie słowne może być nakładane w różnych postaciach na towar. Jednakże nie ma to żadnego znaczenia w badaniu oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, które to oznaczenie jest wyłącznie słowne, gdyż wyłącznie bada się pod kątem możliwości udzielenia ochrony oznaczenie zgłoszone w postaci słownej, a nie bada się takiego, które zgłaszający umieszcza na towarze. Jeżeli więc oznaczenie w formie zgłoszonej do rejestracji nie spełnia warunków rejestracji, gdyż obarczone jest wadami wskazanymi przez przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p., to pozostaje bez znaczenia, w jakim wyglądzie (w jakiej formie graficznej) to oznaczenie słowne było nakładane na towar. Dlatego, co podkreślano wcześniej, oznaczenie słowne predestynujące do słownego znaku towarowego, podlega surowszym regułom oceny od oznaczenia kombinowanego, gdyż nie posiada innej formy przedstawienia poza zwerbalizowanej w samym oznaczeniu.

Przechodząc do prawidłowości oceny przez Urząd Patentowy wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowego oznaczenia na wstępie wskazać należy, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej jest konsekwencją rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę danego oznaczenia w postaci zgłoszonej do ochrony, w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Używanie zaś oznaczenia ma umożliwiać utrwalenie więzi pomiędzy nim, a towarem. Oznaczenie, nabywa zdolność odróżniającą, gdy jest w stanie identyfikować towar, jako pochodzący od konkretnego przedsiębiorcy. Wszystkie symbole (znaki) używane w obrocie, jako opisowe, aby nabrać mocy odróżniającej muszą mieć ponadto taki wyraz, aby w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem a towarem, wyróżniające go pod względem pochodzenia. Jak nadmieniono wcześniej oznaczenie WYBORNE JAJO, poza elementami informacyjnym i opisowym, nie posiada innego wyrazu, który nie kojarzyłby się przeciętnemu odbiorcy z samym towarem. Już zatem z tego powodu trudno mówić o nabyciu przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, jako słownego znaku towarowego, gdyż każdy potencjalny nabywca produktów skarżącego oznaczenie WYBORNE JAJO będzie wiązał nie z pochodzeniem towaru, lecz wprost z zawartością opakowania, czyli z samym towarem.

Ocena, czy dane oznaczenie rzeczywiście posiada wtórną zdolność odróżniającą, powinna być dokonywana, przy zbadaniu okoliczności faktycznych, takich jak czas używania znaku, jego udział w rynku, sposób i intensywność oraz dane wskazujące, że określonej grupie odbiorców oznaczenie to ewidentnie pozwala przypisać sygnowany nim towar pochodzenie z konkretnego źródła, a nie z tym jaki towar nabywa.

Organ patentowy w sposób właściwy przyjął, że dla stwierdzenia nabycia wtórnej zdolności odróżniającej konieczne jest istnienie jednoznacznego związku między przedmiotowym oznaczeniem słownym, a oznaczonym przedsiębiorcą (skarżącym).

W ocenie Sądu taki związek nie istnieje. Z dowodów zgromadzonych w aktach administracyjnych wynika, że skarżący przedstawił liczne materiały mające potwierdzić, że potencjalny klient widząc sporne oznaczenie, jednoznacznie kojarzy tak oznaczony produkt z przedsiębiorstwem skarżącego. Są to m.in. opakowania jaj z kolorowym i fantazyjnym nadrukiem "wyborne jajo", z napisem "J. S." lub "S." oraz oświadczenia sprzedawców tego produktu potwierdzające sprzedaż w okresie przed zgłoszeniem oznaczenia do ochrony. Jednakże fotografie opakowań jaj przedstawiają znaki słowno-graficzne, a oznaczenie zgłoszone do ochrony jest wyłącznie oznaczeniem słownym, nie będąc oznaczenie aluzyjnym w stosunku do towaru, gdyż wprost ten towar określa lub fantazyjnym, pozwalającym przez swoją fantazyjność zindywidualizować źródło pochodzenia towaru skarżącego w odróżnieniu od źródła pochodzenia innych tego rodzaju towarów.

Podkreślić także należy, iż oznaczenie słowne wg zgłoszenia to jedno wyrażenie – "WYBORNE JAJO". Nie zawiera ono żadnych innych dodatkowych elementów, takich jak "J. S." lub "S.", lub nazwy i adresu przedsiębiorstwa, metryczka na opakowaniu wskazywana przez skarżącego na dowód wykazania pochodzenia towaru. Te wszystkie dodatkowe elementy widniejące na opakowaniu nie były przedmiotem zgłoszenia, jako oznaczenie towaru opisanego w podaniu skarżącego. W związku z tym faktem, w ocenie składu orzekającego Sądu, stwierdzenie organu administracji o nieistotności tych dodatkowych elementów dla wtórnej zdolności odróżniającej, jaką miało nabyć przedmiotowe oznaczenie, było trafne. Nie można bowiem wywodzić z tego, że elementy zawarte na opakowaniu towaru nie będące przedmiotem zgłoszenia do ochrony jako znak towarowy, należy traktować, jako część oznaczenia, które ze względu na te dodatkowe elementy nabyło wtórną zdolność odróżniającą, jako znak towarowy.

Także w ocenie Sądu, organ patentowy zasadnie nie uwzględnił wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowego oznaczenia ze względu na tzw. metryczki nakładane na opakowania towaru wskazujące na adres producenta. Istotnym jest bowiem to, że nie dodatkowe informacje na towarze lub na jego opakowaniu mają wskazywać źródło pochodzenia towaru, lecz samo oznaczenie (znak towarowy) powinien kojarzyć się przeciętnemu odbiorcy z tym pochodzeniem towaru. Jeżeli zatem skarżący, na udowodnienie, że przeciętny odbiorca powinien kojarzyć pochodzenie towaru na podstawie dodatkowych informacji zawartych na jego opakowaniu, a nie wyłącznie na podstawie samego oznaczenia, to w świetle art. 120 ust. 1 i ust. 2 P.w.p., czyni zasadniczy błąd, jako że te dodatkowe informacje nie są definiowane w wymienionym przepisie jako elementy składowe znaku towarowego.

Sporne oznaczenie, tak jak nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej, tak nie ma też zdolności rejestrowej wtórnej i dokonana w tym względzie ocena organu patentowego jest prawidłowa. Aby samo oznaczenie, które nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej, mogło uzyskać wtórną zdolność odróżniania, musi spełniać warunki wskazane wcześniej na tyle długo, że już, jako znak towarowy będzie kojarzone nie z pierwotnymi opisowymi i informacyjnymi treściami, lecz ze źródłem jego pochodzenia - konkretnym towarem określonego producenta. Jednakże w tym miejscu należy ponownie podkreślić, że dla żądania uzyskanie przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniania nie można powoływać się na inne argumenty poza wywodzonymi z samego oznaczenia w postaci zgłoszonej do rejestracji.

Organ w przedmiotowej sprawie dokonał należytej analizy całości materiału dowodowego, w tym przedłożonego przez skarżącego dochodząc do zasadnej konkluzji, iż przyznanie wyłączności na oznaczenie WYBORNE JAJO naruszyłoby przepis art. 129 ust. 2 pkt 2 P.w.p., a także doprowadziłoby do zaburzeń w obrocie gospodarczym z przyczyn uzasadnionych w zaskarżonej decyzji.

Zdaniem Sądu ocena dowodów dokonana przez organ patentowy w przedmiotowej sprawie, nie wykracza poza ramy swobodnej ich oceny zakreślone art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. Urząd Patentowy nie naruszył także przepisów postępowania, w tym wskazanych w skardze, w zakresie mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, jak i nie można zarzucić Urzędowi Patentowemu naruszenie zastosowanych w sprawie przepisów prawa materialnego przez błędne ich uwzględnienie lub niewłaściwą interpretacje.

W tych warunkach Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.